近年來,美國利用知識產權保護措施制造貿易壁壘十分盛行,中國企業的產品出口美國時,屢遭專利侵權指控或訴訟。在發生專利爭議時,被訴侵權人首先需要確定專利權范圍,并判斷被控侵權產品是否落入專利權范圍。一旦被控侵權產品被認定落入專利權范圍,對涉案專利提起專利無效請求是被訴侵權人常用的應對策略。
其中,IPR程序是被訴侵權人在美國實施專利無效程序中最常用的程序,它可用于挑戰現行專利權的有效性。具體流程如下:

(1)在IPR申請遞交后,PTAB會給予專利權人3個月時間初步回應IPR申請人提出的論點,即在IPR申請遞交后的3個月內,專利權人需要進行初步答復;
(2)PTAB在收到專利權人的初步答復后的3個月內,做出是否立案的判斷;這里需要說明的是,IPR程序的立案標準是,如果PTAB認為IPR申請書顯示了有“合理的可能性”使至少一個專利權利要求無效,則將啟動IPR程序。IPR程序是可酌情裁定的,這意味著PTAB有較大的權力決定是否啟動立案,且PTAB是否啟動立案的決定是最終裁定且不可提出上訴。因此,我們在提出IPR申請時,應充分證明所涉及專利中至少有一項權利要求不應取得專利權。
(3)在PTAB做出立案決定后的3個月內,屬于專利權人舉證期,專利權人可在期限內完成證據發現,并提交正式答辯,修改權利要求。
(4)在專利權人提交正式答辯和修改權利要求后的3個月內,屬于IPR申請人舉證期,申請人需要在限期內完成證據提交,并對專利所有權人正式答辯及修改權利要求進行答復,并可提出反對修改權利要求。值得說明的是,PTAB對于專利有效性的舉證責任采用“優勢證據原則”,即只要申請人對于專利有效性的主張所提供的證據,足以讓法官認為相關權利要求無效的可能性比其有效的可能性更大[4],則后續判決該申請人勝訴的可能性很高。因此,我們應在規定期限內提交有力證據,證明至少有一項權利要求應為無效的。
(5)在申請人答復后,專利權人可以針對申請人意見進行反駁,通常有1個月的時間準備。
(6)接下來根據雙方請求確定的開庭時間進行庭審前準備、庭審和最終判決。從立案后至終審判決的審理時間大約為1年,可延長6個月。
如上所述,IPR程序可用于挑戰美國現行專利權的有效性,并具有流程快、費用低、無效成功率高等特點,被一度認為是助力赴美企業度過“專利劫”的有力武器,但是IPR程序也是有風險的。因此,在具體運用IPR程序時,需要重要關注以下幾點:
首先,要檢查自身是否滿足IPR程序申請的必備條件。
包括申請主體是否是除了專利權人之外的任何人;申請時間是否在專利核準(grant)(或重新公告(re-issue))9個月后。這里需要注意的是,如果專利權人已經在聯邦地區法院提起了專利侵權訴訟,IPR程序的申請人是專利訴訟中的被控侵權人的話,IPR程序必須在該專利訴訟起訴狀合法送達1年內提起IPR申請。此外,還包括申請人是否已按規定繳納了IPR程序的官費;申請書是否確定了所有實際利益相關方;申請書是否以書面形式明確被挑戰的每一項權利要求、依據及對應證據;申請書是否提供了USPTO根據規則要求提供的所有相關信息;申請人是否向專利權利人或者其委托人提供專利無效文件材料的副本等等。
其次,充分準備高質量的IPR申請文書。
上文也提到PTAB有較大的權力決定是否啟動立案,而使其做出立案決定的關鍵在于我們的IPR申請書上有證據充分證明所涉專利中至少有一個權利要求是無效的。此外,根據規定,如果挑戰專利無效方IPR程序中敗訴,今后再也不能在任何程序(包括聯邦地區法院的專利訴訟和337調查)中根據其他現有技術對專利提出無新穎性和創造性的無效請求。所以,IPR申請文件應該充分準備,爭取做到一擊即中。
最后,充分了解PTAB的書面決定的禁反言原則。
申請人在USPTO、地方法院民事訴訟、美國國際貿易委員會中,無法根據該書面決定中審查過的理由再度提出專利有效性問題。如果不服書面決定,可上訴至聯邦巡回法院。不過,需要說明的是,在法院發出最終書面判決前,如果已經達成和解,則不適用禁反言原則。